利用防侵權檢索防范中國市場知識產權風險
時間: 2014-02-02 15 北京康信華源知識產權咨詢有限公司 李慧 閱讀量:

今天,眾多海外企業以及中國企業都從中國龐大的市場上獲得了回報,中國市場帶來了許多發展機遇。企業將它們的未來的業務增長點寄希望于中國市場,或者設立子公司,或者設立辦事處、工廠等等。

與中國龐大的市場同行的,還有中國蓬勃發展的知識產權事業。伴隨著市場的開拓,無論是海外企業還是中國企業,都競相將知識產權布局在中國。2011年中國的專利申請量已經位居全球第一,各方合力將中國的專利事業推向了一個新的頂峰。在龐大的專利數量下,同樣是龐大的專利授權量。眾多的專利潛藏著什么樣的權利以及什么樣的風險呢?這是企業在進入中國市場時需要思考的問題。而回答這樣的問題,一個重要的方面是要利用專利檢索這個手段。通過專利檢索識別出與企業自身的產品和技術方案相關的權利,進而識別風險的高低。

具體而言,企業在生產產品或者將產品推向中國市場之前或者在更早之前要進行針對中國的防侵權檢索(clearance search),以確定該產品或者技術方案是否侵犯他人專利權。如何更好地完成針對中國的防侵權檢索,在這里筆者與大家交流一些基于以往案例的經驗。

(一) 如何應對中國的實用新型專利
很多企業在選擇中國數據庫的時候往往如海外經驗一樣僅僅選擇發明數據庫。實用新型數據庫并未考慮到其中。但是,忽略實用新型數據庫會使該項工作從一開始就面臨缺失。中國的實用新型的特點是授權容易、快捷,因此存在著大量的實用新型。盡管人們深刻地認識到,在這些實用新型中,很大程度上都是垃圾專利,但是,鑒于"正泰"和"施耐德"的訴訟案基于實用新型專利權的巨大訴訟賠償額,對于實用新型完全不予以理會顯然是不合理的。

基于以上的考慮,我們建議,在做中國防侵權檢索的時候除了選擇發明數據庫以外,還應當選擇實用新型數據庫。

在以往的案例中,我們通過選擇發明數據庫和實用新型數據庫為客戶做防侵權檢索,檢索結果中,實用新型的檢索結果有時候會讓人很吃驚。如果按照侵權判定原則,技術和產品會落入一些實用新型的保護范圍之中。

這些情形包括許多,例如有些實用新型的保護范圍大到快涵蓋了整個技術的最大范疇,但是閱讀說明書之后知道,其對于技術的貢獻顯然沒有那么大。有些實用新型的保護范圍在本領域技術人員看來就是現有技術。還有一些,暫時無法判斷其是否是將現有技術中已知的方案保護了起來。還有一些,也許是真正意義上的"小發明"。

在以往的案例中,為了使得在一個防侵權檢索中能夠更多更快地排除掉一些實用新型的風險,我們通常將檢索范圍從有效的專利庫擴展到各種法律狀態的專利庫,這樣在檢索后,在瀏覽檢索結果的過程中,我們經常會看到一些實用新型保護的技術方案,在之前的無效的相關發明專利中已經公開。通過這樣的方式,我們能夠盡量地減少需要重點考慮如何應對的障礙專利。

通過這樣的方式,最后需要考慮利用無效證據檢索來考察其權利穩定性的實用新型的數量會更少一些,從而可以降低應對成本,以真正地確定企業的產品或者方案是否需要進行調整產品和方案設計。

(二)如何考慮產品待檢技術的選擇
產品通常包括多個零部件以及包括多個技術方案,一項產品所涉及的多個技術點或者所采用的多項技術方案都有可能侵犯知識產權,任何一個技術點的侵權都會帶來整個產品的侵權風險,從成本控制和風險控制角度而言,選擇部分重點技術方案以降低成本并且仍然能夠使得侵權風險盡量低是最佳方案。

在選擇重點技術方案的過程中,存在一個對于產品拆解的過程,包括產品拆解到基本的零部件或者從產品拆解到多個技術方案。

在以往的案例中,我們與客戶共同合作考慮以下幾個因素來選擇待檢索的重點技術方案,考慮因素為風險的高低、可轉移程度、對于整體產品的重要程度、技術的來源等。例如,通過知識產權約定能夠將侵權風險責任轉移到供應商上的例如外購零件等通常無需檢索。另外,我們通常和技術人員一起對于技術屬于現有技術的可能性給出基本的判斷。

在此基礎上,自主研發的方案通常是待檢索的重點技術方案。在自主研發的方案中,進一步考慮該方案對于整體產品的重要性,它對于產品的功能、特性是否起到了突出的作用,將核心技術點選擇為待檢技術。

在確定技術方案的時候,需要注意一個零部件通常也可能會衍生出多個技術方案,例如該零部件的制作工藝以及該零部件的結構。

(三)如何確定檢索策略
防侵權檢索的檢索策略的設定必須考慮侵權判定的情形。如前所述,任何一個技術點的侵權都會導致整個產品的侵權。所以我們在設定檢索策略的時候都要針對選擇出的各個技術點設定檢索策略。

如上所述,例如在針對同一部件的零部件的制作工藝以及該零部件的結構的時候,針對結構和工藝的檢索式是大不相同的。

在設定檢索策略的時候,通常要考慮到從國外申請人提交的中國專利的技術術語的表達方式、中國本土提交的專利的表達方式以及IPC。

防侵權檢索的目的是尋找權利要求中出現相關內容的專利。

當我們設定針對海外申請人的中國專利的技術表達時,通常會在權利要求中發現非常上位的概念以及針對這些上位概念的不同翻譯法。這些表達有時很難和我們目標指向的具體的技術術語建立聯系,因此,在確定檢索策略的時候,需要在說明書中對這些技術術語具體的限定,這有助于幫助我們將那些在權利要求中用多個上位概念組合結合附圖方能才能理解出方案的專利尋找出來。在實際的案例中,會經??吹竭@樣的現象。此外,說明書中的技術問題和功能等術語非常重要,通過檢索這些部分的內容中,能實現輔助的清楚的指引作用,將解決同類問題、實現同類功能的一組專利檢索出來。

當我們設定針對國內申請人的中國專利的技術表達時,通常需要注意另外一個方面,即有些專利會用一些不規范的技術術語,與通常的技術術語表達不同。這個時候,通過閱讀一些檢索結果尋找這些不規范的技術術語通常是重要的。

IPC的使用會幫助我們實現準確的指向。尋找到與技術主題直接對應的精確分類組號可以找到一組專利,如果相關于待檢索方案有準確的下位小組,可以考慮將這些小組中的專利進行瀏覽,以避免漏檢。

在防侵權檢索的過程中,重要的是確保數據的完整性。一方面,IPC和關鍵詞之間需要相互補充。另一方面,需要額外設定一個校驗環節,以確定檢索策略是否完整。校驗方式通常是以某一競爭對手作為入口,篩選出相關專利。另一方面,利用檢索策略查看,相關專利是否都能出現。

(四)如何確定篩選準則
在篩選中,存在兩個階段的篩選,初篩和精篩。

初篩通常是依靠摘要和摘要附圖將明顯不相關的專利剔除。由于防侵權檢索要求的是尋找權利要求中出現相關內容的專利,因此,在將明顯不相關的專利剔除之后,還需要通過閱讀權利要求來尋找從法律上構成障礙的專利,這個過程就是精篩。

初篩后的專利應用防侵權檢索的篩選準則進行精確篩選,考慮到侵權判定的原則,全面覆蓋原則以及等同原則來確定篩選準則。符合全面覆蓋原則的情形通常包括兩種,即當待檢索標的的技術特征與檢索到的有效專利的權利要求的技術特征完全一樣時,存在以全面覆蓋原則判定的侵權風險?;蛘弋敶龣z索標的的技術特征落入了檢索到的某有效專利的權利要求保護范圍時,存在以全面覆蓋原則判定的侵權風險。因此,要將上述兩類專利挑選出來。符合等同原則的情形有可能是待檢索標的的技術特征與檢索到的某有效專利的權利要求的技術特征部分相同,因此,也需要將這部分專利挑選出來,來進一步去判斷是否有可能侵權。

有效地把握好上述關鍵事項,在產品的生產和進入中國市場之前排查風險,進行防侵權檢索,是非常重要的。通過這樣的手段,能針對具體的產品摸清在中國布局的大量專利下隱藏的風險,提前做好防范措施和準備。
 

關鍵詞: 專利檢索,防侵權檢索
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